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化学领域专利申请常见问题及应对策略

作者:深圳华奇信诺专利代理事务所 日期:2022-10-28 阅读量:
摘 要:本文对化学领域专利申请撰写及修改时的常见问题进行了梳理并提出了应对策略。
关键词:化学领域;专利申请;马库什权利要求
与机械领域相比,化学领域专利具有申请数量低、授权率不高的特点,因此有必要提升化学领域专利申请的质量。在撰写化学领域专利时,既要考虑权利要求的新颖性、创造性,又要考虑无效诉讼阶段专利权稳定性。
马库什权利要求产生的初衷是解决化学领域中多个不同种类的取代基没法用同一个上位概念进行概括的问题。如果一项申请在一个权利要求中限定多个并列的可选择要素,这些可选择要素(即马库什要素)构成马库什权利要求。马库什权利要求应视为多个马库什要素的集合,而不是多个化合物的集合。马库什型化合物可视为用通式表示的一类化合物,这类化合物具有共同的性能、作用,且这些化合物具有共同的母核结构以及至少一个变量。马库什型化合物中可以存在一个变量,也可以存在多个变量,针对不同的情况,马库什型化合物在实质审查阶段和无效诉讼阶段的修改原则也会有一定差异。
马库什型化合物中存在多个变量时,在实质审查阶段,对权利要求书中马库什型化合物的修改方式可以包括:删除含有马库什型化合物的权利要求;将马库什型化合物其中一个或多个变量的范围修改为说明书中明确记载的范围;删除马库什型化合物其中一个或多个变量中的一个或多个取代基选项,但不能使修改后的马库什型化合物相当于数个具体化合物且这些具体化合物中含有未记载在原说明书和权利要求书中的化合物。在无效诉讼阶段,对权利要求书中马库什型化合物的修改方式可以为删除含有马库什型化合物的权利要求,但不允许将马库什型化合物中一个或多个变量的范围修改为说明书中明确记载的范围,也不允许删除马库什型化合物中一个或多个变量中的一个或多个取代基选项。因为马库什权利要求是多个马库什要素的集合,而不能视为并列技术方案的集合,马库什型化合物中存在多个变量时,其中一个变量的不同取代基的选择方案不属于并列技术方案,不能在无效诉讼阶段进行删除。

马库什型化合物中仅有一个变量存在时,无效诉讼阶段不允许将马库什型化合物的变量的范围修改为说明书中明确记载的范围,但是实质审查阶段和无效诉讼阶段都可以删除含有马库什型化合物的权利要求或删除马库什型化合物该变量中的一个或多个取代基选项。因为当马库什型化合物中仅有一个变量存在时,该变量中不同取代基的选择方案可以视为并列技术方案,无论是在实质审查阶段还是在无效诉讼阶段,删除并列技术方案都不会导致权利要求的修改超出原说明书和权利要求书记载的范围。

——来源:知乎

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